Новая редакция Ст. 1538 ГК РФ

1. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

2. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Комментарий к Ст. 1538 ГК РФ

Коммерческое обозначение определено законодателем в качестве средства индивидуализации предприятия, принадлежащего субъекту предпринимательства. Во избежание появления неоправданного множества коммерческих обозначений, избранных одним и тем же участником гражданского оборота (что, по логике законодателя, способно ввести потребителей в заблуждение), установлен запрет на использование более одного коммерческого обозначения для индивидуализации одного предприятия. При этом возможно обратное: использование одного коммерческого обозначения для индивидуализации нескольких предприятий.

В ГК прямо не сказано, относятся ли к коммерческим обозначениям только словесные обозначения либо ими могут быть обозначения иных видов, подобно разновидностям товарного знака (например, изобразительные). Учитывая, что в п. 1 ст. 1538 ГК коммерческие обозначения отграничены именно от фирменных наименований с оговоркой о необязательности их включения в учредительные документы, следует полагать, что под коммерческим обозначением Кодексом понимается средство индивидуализации, носящее именно словесный характер.

Причем к данному средству индивидуализации ГК не предъявляет никаких требований об обязательных элементах в структуре обозначения (что характерно для фирменного наименования). Соответственно, его содержание полностью зависит от интереса и усмотрения субъекта предпринимательства. Например, коммерческое обозначение может целиком состоять из каких-либо оригинальных слов и выражений ("Специма", "Аккумуляторный мир", "Дары моря"), включать указание на вид деятельности ("салон химической чистки одежды "Специма", "магазин рыбной гастрономии "Дары моря", "магазин автомобильных аккумуляторов "Аккумуляторный мир"), имя собственника предприятия ("фотостудия В. Новикова"), место осуществления деятельности ("Шарташский рынок") и т.д.

Другой комментарий к Ст. 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Комментируемой статьей в России вводится правовая охрана нового вида средств индивидуализации - коммерческого обозначения.

Пункт 1 комментируемой статьи содержит указание на субъектов права на коммерческое обозначение. К их числу относятся: 1) юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность; 2) юридические лица, не являющиеся коммерческими организациями, но имеющие право заниматься предпринимательской деятельностью; 3) индивидуальные предприниматели.

2. Коммерческие обозначения имеют специальный объект индивидуализации - разного вида предприятия (торговые - магазины, рынки, промышленные - фабрики, производственные - заводы, развлекательные - кинотеатры, театры, казино и т.д.).

3. Обозначения, используемые в качестве коммерческих, не должны одновременно быть фирменными наименованиями. Иными словами, обладатель исключительного права на фирменное наименование "ООО "Закат" не вправе использовать обозначение "Закат" для маркировки принадлежащего ему развлекательного предприятия - ночного клуба.

4. Кодекс не содержит требования вносить (для возникновения правовой охраны) коммерческое обозначение в учредительные документы или в Единый государственный реестр юридических лиц. Для сравнения: такое требование является обязательным для фирменного наименования (см. комментарий к ст. 1473). Вместе с тем по желанию правообладателя, являющегося, например, юридическим лицом, коммерческое обозначение или коммерческие обозначения, индивидуализирующие принадлежащие этому юридическому лицу предприятия, могут быть зафиксированы (указаны) в учредительных документах.

"Новая бухгалтерия", 2007, N 8

Продолжаем серию публикаций, посвященных объектам промышленной собственности, которые вводятся в деловой оборот с вступлением в силу части четвертой ГК РФ <*>. Данная статья посвящена коммерческому обозначению - относительно новому для нашей деловой практики институту, который вводится в оборот наряду с фирменным наименованием, а в ряде случаев - на смену ему.

<*> Вступит в силу со следующего года.

В хозяйственный оборот пришел новый объект интеллектуальных прав - коммерческое обозначение.

Коммерческое обозначение служит для индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий как объектов имущественных прав (ст. 132 ГК РФ). Сейчас этого понятия ст. 132 ГК РФ не содержит. Поправки, внесенные в эту статью, начнут действовать с 1 января 2008 г.

В отличие от фирменного наименования, коммерческое обозначение не нуждается в какой-либо государственной регистрации, не подлежит обязательному включению в учредительные документы и в ЕГРЮЛ (п. 1 ст. 1538 ГК РФ). Кроме того, если фирменное наименование является принадлежностью исключительно коммерческих организаций, то коммерческое обозначение могут использовать также индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации (учреждения, фонды и т.п.), но только в части осуществления ими разрешенной коммерческой деятельности. Причем коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации как одного, так и нескольких предприятий (п. 2 ст. 1538 ГК РФ).

"Новый старый" институт

Коммерческое обозначение получило, наконец, реальную юридическую защиту.

Напомним, что до принятия части четвертой ГК РФ коммерческие обозначения фигурировали в ст. ст. 1027, 1032, 1037, 1039, 1040 ГК РФ, посвященных коммерческой концессии. Однако дальше простого упоминания о существовании такого средства индивидуализации законодатель не шел. Ни определения коммерческого обозначения, ни содержания, ни круга участников данного правоотношения закон не содержал. Данное обстоятельство влекло за собой отсутствие каких-либо реальных прав на его использование.

Такой вывод подтверждала и судебно-арбитражная практика.

Так, в деле, рассмотренном ФАС Западно-Сибирского округа (Постановление от 28.10.2003 N Ф04/5573-1803/А45-2003), хозяйственным обществом был предъявлен иск к обществу "Нью-Йорк пицца" о признании не заключенным между ними договора коммерческой концессии в связи с недостижением соглашения о предмете договора.

В соответствии с условиями договора общество "Нью-Йорк пицца" обязалось передать истцу право на использование в коммерческой деятельности коммерческих обозначений "New York Pizza", "NYP", "Нью-Йорк пицца".

Суд признал указанный договор незаключенным по тому основанию, что сторонами в договоре не определено, что имеется в виду под понятием "коммерческое обозначение", и, следовательно, не определен предмет договора. Кроме того, общество "Нью-Йорк пицца" не представило доказательств наличия исключительного права на коммерческое обозначение, подлежащее передаче по договору.

Очевидно, что с вступлением в силу части четвертой ГК РФ судебная практика по данному вопросу должна измениться.

Критерии применения

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения любым законным способом (путем указания на вывесках, в документах, в объявлениях и рекламе, на товарах и упаковках).

Однако юридическую силу и охраноспособность в соответствии с ГК РФ коммерческое обозначение приобретает только при соблюдении двух обязательных условий (п. 1 ст. 1539 ГК РФ):

обладание достаточными различительными признаками;
известность в пределах определенной территории.

Причем критерии "различимости" и "известности" законом не установлены, равно как не определены параметры территории, на которой должно быть известно коммерческое обозначение. В ст. 1540 ГК РФ установлены лишь предельные границы действия исключительного права - территория Российской Федерации. Но будет ли охраняться законом исключительное право на коммерческое обозначение, к примеру, на территории города или поселка?

Представляется, что введение столь неопределенных оценочных критериев является существенной недоработкой закона, так как в случае спора о правомерности использования конкретного коммерческого обозначения восполнять пробел законодательства придется судам.

Тем более что квалифицирующим основанием для наступления ответственности за незаконное использование коммерческого обозначения является его сходство "до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением", принадлежащим другому лицу (п. 2 ст. 1539 ГК РФ).

Вызывает вопросы и другое положение ст. 1539 ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 1539 ГК РФ право на защиту возникает только у того лица, у которого исключительное право на коммерческое обозначение возникло ранее. Но как определить действительный момент возникновения права на коммерческое обозначение, если момент его создания нигде не фиксируется? Ведь по смыслу ГК РФ для возникновения права на коммерческое обозначение достаточно простого желания владельца соответствующего предприятия.

Вот и выходит, что без издания специальных нормативных актов, детализирующих признаки "различимости", "известности" и "территориальности" коммерческого обозначения, применить на практике нормы п. 3 ст. 1539 ГК РФ об ответственности (прекращение незаконного использования и возмещение убытков) будет достаточно затруднительно.

С проблемой оригинальности и "различимости" суды уже столкнулись ранее - при рассмотрении споров о товарных знаках и знаках обслуживания. Учитывая сходство ситуаций, можно предположить, что судебная практика в отношении коммерческих обозначений пойдет по тому же пути.

Так, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 08.11.2006 N 8215/06, рассмотрев возражения против регистрации товарного знака "Компания года" <*>, отметил следующее.

<*> См. Постановление ФАС РФ от 10.02/20.04.2006 N КА-А40/13302-05.

Согласно материалам дела ЗАО в 2003 г. в отношении товаров 35, 41 и 42-го классов <*> зарегистрировало товарный знак в виде словесного обозначения "Компания года", выполненного стандартным шрифтом русского алфавита.

<*> Изучение общественного мнения; консультативные службы по организации и управлению делами; оценка деловых операций; услуги в области общественных отношений; консультативные службы по организации дел; публикация рекламных материалов; рассылка почтовых рекламных материалов; экспертиза деловых операций; информация о деловой активности; организация и проведение конференций; организация конкурсов, учебных или развлекательных соревнований; презентации; составление программ для проведения встреч, приемов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями; организация встреч по интересам.

По результатам поступивших возражений Патентная палата приняла решение о признании полностью недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, сославшись на то, что обозначение изначально не обладало различительной способностью. При этом представленные при регистрации документы не доказывали факта приобретения различительной способности в силу такого его использования заявителем, которое позволило бы среднему потребителю связывать данное обозначение непосредственно с этим юридическим лицом.

ВАС РФ согласился с мнением Патентной палаты, указав, что согласно ст. 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью. При этом президиум ВАС РФ неоднократно <**> указывал на то, что различительная способность может быть приобретена обозначением в силу его активного использования, в подтверждение чего требуется представить доказательства.

<**> См. Постановления Президиума ВАС РФ от 11.08.1998 N 6567/97 и от 06.07.2004 N 2606/04.

Оценивая обозначение "Компания года" Президиум ВАС РФ отметил, что это словосочетание с точки зрения семантики представляет собой указание на компанию, отличившуюся в той или иной сфере бизнеса в течение какого-либо года, а не на компанию, организующую конкурс по определению по итогам какого-либо года отличившейся (лучшей) компании. Данное словосочетание изначально является описательным для юридических лиц - победителей конкурсов. Потребитель будет воспринимать обозначение "Компания года" как указание на победителя какого-либо конкурса, а не как на товарный знак.

Обозначение "Компания года" является устойчивым словосочетанием, используемым различными лицами как в РФ, так и за ее пределами в качестве номинации компаний, достигших определенных результатов в различных сферах предпринимательской или иной общественной деятельности.

Доказательств же того, что спорным обозначением была приобретена различительная способность в силу его использования правообладателем, представлено не было. Отсутствовали и сведения о рекламе спорного знака со стороны правообладателя, а также сведения о том, что данное обозначение длительное время использовалось только им. Наоборот, в материалах дела имеются сведения о журнале "Компания" как организаторе конкурса "Компания года".

При этом ссылки на установление в данной сфере (по классам 35 и 41 МКТУ) определенной практики регистрации аналогичных товарных знаков ("Человек года", "Лица года", "Бренд года", "Песня года") не могут быть приняты во внимание, поскольку каждый такой товарный знак следует рассматривать в отдельности.

По перечисленным основаниям обозначение "Компания года" не приобрело различительную способность для услуг правообладателя, и его правовая охрана была прекращена Патентной палатой.

Пределы использования

Впрочем, использование коммерческого обозначения имеет и более определенные ограничения.

Для одного предприятия может быть использовано только одно коммерческое обозначение (п. 2 ст. 1538 ГК РФ).
Коммерческое обозначение должно использоваться непрерывно в течение года. В противном случае исключительное право на него прекращается (п. 2 ст. 1540 ГК РФ).

Поскольку формы непрерывного использования законом также не определены, можно предположить, что факт непрерывности может подтверждаться любыми доступными доказательствами: бланками документов, наружной рекламой, записями теле- и радиопередач, в которых упоминалось данное коммерческое обозначение, и т.п.

С этой точки зрения представляет интерес ст. 1541 ГК РФ о соотношении прав на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак.

С одной стороны, право на коммерческое обозначение может включать в себя фирменное наименование или его отдельные элементы (п. 1 ст. 1541 ГК РФ). В этом случае данное право возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование.

Отсюда следует, что простое использование фирменного наименования еще не означает одновременного использования коммерческого обозначения, даже если оно и включено в его состав.

С другой стороны, коммерческое обозначение или его отдельные элементы сами могут включаться в состав товарного знака <*> (п. 2 ст. 1541 ГК РФ). В этом случае оно охраняется независимо от охраны товарного знака.

<*> Включение коммерческого обозначения в состав знака обслуживания законом не предусмотрено.

Отсюда вопрос: означает ли это, что при включении коммерческого обозначения в состав товарного знака это обозначение будет непрерывно использоваться все время, пока действует право на товарный знак?

Порядок передачи прав

В отличие от фирменного наименования право на коммерческое обозначение может быть передано третьим лицам.

Порядок перехода прав на коммерческое обозначение установлен в п. п. 4 и 5 ст. 1539 ГК РФ:

По общему правилу исключительное право на коммерческое обозначение переходит только в составе предприятия, к которому оно относится. Это касается всех случаев перехода: на основании договора (купли-продажи, аренды и т.п.); в порядке наследования предприятия; при реорганизации предприятия и т.п.
В исключение из этого правила право на коммерческое обозначение может перейти по договору коммерческой концессии, предусматривающему переход комплекса интеллектуальных прав отдельно от своего "носителя".
При переходе права на коммерческое обозначение в составе одного предприятия оно автоматически прекращается для всех остальных предприятий правообладателя (п. 2 ст. 1538, ч. 2 п. 4 ст. 1539 ГК РФ).

В этой связи хочется отметить, что коммерческое обозначение в большей степени отвечает признакам фирменного наименования, приведенным в ст. ст. 8, 9 Парижской конвенции, так как:

а) не нуждается в обязательной регистрации;

б) может быть передано другим лицам.

Способы правовой защиты

Защита права на коммерческое обозначение со следующего года должна строиться исходя из общих принципов ст. 1252 ГК РФ.

Так, согласно п. 1 ст. 1252 ГК РФ потерпевшая сторона, чье право на коммерческое обозначение было нарушено, вправе требовать в судебном порядке от нарушителя:

признания своего права на коммерческое обозначение;
пресечения противоправных действий, нарушающих его права на коммерческое обозначение;
возмещения убытков, причиненных ему нарушителем;
изъятия материального носителя, на котором изображено или иным способом выражено коммерческое обозначение;
публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

При обнаружении тождества (или сходства до степени смешения) коммерческого обозначения, обладающего более ранним приоритетом, с другими средствами индивидуализации (фирменным наименованием, товарный знаком или знаком обслуживания) использование любого из перечисленных объектов индивидуализации, имеющих более поздний приоритет, может быть запрещено на определенной территории (ст. 1254 ГК РФ).

Данное правило касается и коммерческого обозначения, если оно стало использоваться позднее, чем аналогичное ему фирменное наименование, товарный знак или знак обслуживания.

Помимо этого при неоднократном или грубом нарушении чужих интеллектуальных прав ст. 1253 ГК РФ позволяет по иску прокурора ликвидировать юридическое лицо - нарушителя или прекратить регистрацию индивидуального предпринимателя, совершающего подобные нарушения.

Л.Зуйкова

АКДИ "Экономика и жизнь"

1. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий () коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Вернуться к оглавлению документа: Гражданский кодекс РФ часть 4 в действующей редакции

Комментарии к статье 1538 ГК РФ, судебная практика применения

В п.п. 177, 178 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" содержатся следующие разъяснения:

Коммерческое обозначение не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ

В силу пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ.

Право некоммерческих организаций иметь коммерческое обозначение

Некоммерческие организации могут быть обладателями права на коммерческое обозначение, если они могут осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с их уставами (пункт 4 статьи 50 , пункт 1 статьи 1538 ГК РФ).

Виды коммерческих обозначений

По смыслу статьи 1538 ГК РФ в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и изобразительные или комбинированные обозначения.

Право на коммерческое обозначение возникает с момента начала его фактического использования

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось).

Прекращение права на коммерческое обозначение

По смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе.

Часть четвертая Гражданского кодекса РФ
от 18.12.2006 N 230-ФЗ
(представлена действующая редакция части четвертой ГК РФ на 01 сентября 2013 года)

Раздел VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Глава 76. ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРЕДПРИЯТИЙ

§ 4. Право на коммерческое обозначение

Статья 1538. Коммерческое обозначение

Комментарий к Ст. 1538 ГК РФ

1. В п. 1 комментируемой статьи прямо указывается, что коммерческое обозначение не является фирменным наименованием.

Это объясняется тем, что коммерческое обозначение развивалось путем разделения обозначения торгового предприятия на фирменное наименование и собственно коммерческое обозначение. Первоначально фирма рассматривалась и как средство индивидуализации участника предпринимательской деятельности (купца, торговца), и как средство индивидуализации принадлежащего такому участнику предприятия (дела) . Постепенно стало формироваться представление о двух разных средствах индивидуализации. И если в Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. нет еще четкого разделения на фирменное наименование и коммерческое обозначение, то в Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности коммерческое обозначение названо уже наряду с фирменным наименованием. В настоящее время общепризнано различие фирменного наименования как средства индивидуализации предпринимателя и коммерческого обозначения как средства индивидуализации его предприятия, т.е. определенного имущественного комплекса, предназначенного (как следует из содержания п. 1) для осуществления торговой, промышленной и иной деятельности.

———————————
См.: Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. М., 2001. С. 95; Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1. М., 2003. С. 188.

Наибольшее распространение коммерческое обозначение получило в сфере торговли. Разного рода названия ресторанов, кафе, бистро представляют собой именно коммерческие обозначения.

Различие между фирменным наименованием и коммерческим обозначением проявляется также в том, что у одной организации может быть только одно фирменное наименование, но несколько предприятий торговли, бытового обслуживания или промышленности, каждое из которых может иметь коммерческое обозначение (п. 2 комментируемой статьи). Как отмечалось в литературе, коммерческие обозначения (во всех их вариациях) используются главным образом в отношениях между предпринимателями и потребителями, в то время как фирменные наименования в основном рассчитаны на контрагентов и деловых партнеров коммерческой организации.

———————————
См.: Бузанов В.Ю. Правовой режим коммерческих обозначений // Законодательство. 2002. N 8. С. 37.

Отличается коммерческое обозначение и от товарного знака. Последний индивидуализирует товар независимо от места его производства. Коммерческое обозначение индивидуализирует именно предприятие, расположенное в определенном месте и обладающее определенными признаками (местоположение, строение, в котором функционирует предприятие, запасы сырья, круг потребителей производимых на нем товаров или оказываемых услуг).

Однако не стоит смешивать коммерческое обозначение с наименованием места происхождения товара как средства индивидуализации «места»: НМПТ индивидуализирует место, для которого характерны уникальные природные условия и (или) людские факторы; коммерческое обозначение, напротив, индивидуализирует место исходя из других, указанных выше факторов. Более того, в одном месте, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара, может действовать не одно, а несколько производителей.

Ближе всего по своему режиму коммерческое обозначение к вывеске. Собственно коммерческое обозначение и есть вывеска предприятия, понимаемая в узком смысле как указание на соответствующий имущественный комплекс. Вывеска же в широком смысле может включать в себя разного рода указатели в отношении предприятия, рекламные объявления и прочие формы распространения наружной информации, относящейся к месту нахождения предприятия и осуществляемой на нем деятельности.

В соответствии с п. 1 комментируемой статьи коммерческое обозначение не подлежит обязательному включению в учредительные документы и в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как и иные средства индивидуализации, коммерческое обозначение должно обладать различительной способностью, достаточной для индивидуализации предприятия. Так, предприятия общественного питания с названием «кафе» или «паб» (без какой-либо конкретизации) такой различительной способностью не обладают.

Очевидно, что несколько коммерческих обозначений не могут индивидуализировать одно и то же предприятие (п. 2 комментируемой статьи).